浅谈企业知识产权风险管理
浅谈企业知识产权风险管理
浅谈企业知识产权风险管理
作者：韩婧 京东方科技集团股份有限公司
企业知识产权风险可以概括为企业在生产经营活动中可能遇到并且会给企业带来不利影响的知识产权事项。在知识经济全球化的背景下，为保持市场领先地位或争夺新兴市场份额，企业已将知识产权作为竞争的重要手段。本文首先从企业内部管理和外部环境两个维度梳理企业可能面临的各类知识产权风险；然后阐述企业知识产权风险管理体系的构建，提出了四项原则加三个核心的体系构建思路；最后提出了几项知识产权风险管理建议。
一、企业知识产权风险识别
（一）企业内部管理
企业生产经营各环节存在不同知识产权风险，本文按照研发、采购、生产、销售梳理了各环节可能面临的知识产权风险。
1.研发环节
对于高新技术企业而言，新技术、新产品是企业的核心竞争力，在研发环节（包括技术研发和产品开发）企业面临的知识产权风险主要包括：（1）研发前未经检索导致重复研发；（2）研发人员缺乏知识产权保护意识，技术内容被公开导致新技术、新产品无法获得专利保护；（3）保密措施不当、管理不善或者核心研发人员流失而导致技术和产品被他人模仿、抄袭；（4）研发前未做知识产权风险排查，导致产品侵犯他人在先权利；（5）与其他单位合作中，未能明确约定技术成果归属而导致自树竞争对手或者技术成果被竞争对手合法使用；（6）与研发人员约定不明而导致知识产权权属纠纷。
2.采购环节
生产资料采购是保证企业生产经营的前提，采购环节涉及的知识产权风险主要是企业采购设备、仪器、材料、部件等生产资料因侵犯或涉嫌侵犯他人知识产权而导致的侵权风险，以及因知识产权问题而导致的企业与供应商之间的索赔纠纷。因为权利人可以向供应链上任意厂商主张权利，企业因采购、使用涉嫌侵权的生产资料也可能成为被告。一旦涉诉，企业需要大量人力物力应对诉讼案件，还可能遭遇被控侵权的设备、材料等无法继续使用的窘境。如果企业与供应商之间的合同没有明确约定供应商保证和赔偿责任，企业很难就应诉成本和所受损失向供应商索赔。
3.生产环节
不论企业自身有工厂独立完成产品制造，还是委托其他公司进行产品的制造，或者被其他公司委托制造产品，生产环节知识产权风险都是不容忽视的。企业自行生产产品过程中，如果未能做好保密工作，存在泄密风险。企业委托其他公司代为生产产品时，会提供相关的技术资料，合作过程中存在技术方案外泄风险。例如，苹果公司委托富士康代工生产iPad2,富士康研发部人员将产品后壳的数据有偿出售，购买人利用这些数据提前制作出了iPad2的保护套，使苹果公司和富士康陷入十分尴尬的境地。企业作为受托方时，如果委托人不是权利人，也没有获得权利人的授权许可，被委托人很容易陷入侵犯他人知识产权的陷阱。
4.销售环节
销售部门是企业中最直接的效益实现者，但在实现企业效益的同时也不可避免地伴随着风险。销售环节知识产权风险来源之一是销售合同中关于知识产权的权利义务。有些企业不太重视与客户销售合同中关于知识产权权利义务的约定，认为拿到订单就万事大吉，孰不知销售合同中蕴含着极大风险。例如，销售合同规定企业要向客户承担因产品知识产权纠纷引发的一切损失和费用，但是其实很多情形下这些损失和费用本不应由企业承担，比如根据客户提供设计方案生产的产品侵犯他人知识产权，而设计方案本身才是导致侵权的原因。又例如，销售合同规定企业要将包含在产品中的所有知识产权许可给客户，并且该许可是免费的、永久的、无范围限制的、有分许可权。如果接受这样的条款，意味着客户和客户的其他供应商，即企业的直接竞争对手，皆有可能无限制的免费实施本企业的知识产权。这会严重影响企业知识产权的价值，使企业储备的知识产权攻防武器的效用大打折扣。
（二）外部环境
下文再从外部环境角度梳理总结企业面临的知识产权风险。
1.合作单位
随着技术复杂度的提高，单纯依赖企业自身研发实力而取得技术成果的难度越来越大，通过产业链上下游企业、产学研联合开发的模式越来越普遍，伴生的知识产权风险可能来自企业的供应商、客户或者其他合作方。这些风险包括：企业与合作单位虽然签署了保密协议，但是企业商业秘密（包括技术秘密和经营秘密）在合作过程中被泄露；合作开发中技术成果归属不清，导致企业与合作单位之间的出现知识产权权属纠纷、共有知识产权行权或收益分配纠纷等；因产品侵权或涉嫌侵权而导致企业与客户之间的索赔纠纷；因采购生产资料侵权或涉嫌侵权而导致企业与供应商之间的追偿纠纷。
2.竞争对手
利用知识产权诉讼（包括专利诉讼、商业秘密诉讼、商标诉讼等）打击竞争对手已经是企业间竞争的常态。在智能手机领域中，几乎所有品牌厂商均未能幸免。LED也是专利诉讼高发领域，以日亚为代表的五大厂频繁发起专利诉讼，专利战争遍布美国、欧洲、日本、中国大陆、中国台湾、澳洲。除了直接发起知识产权诉讼外，竞争对手也经常利用商标布局、专利布局等为竞争对手设置障碍。抢注竞争对手商标、商号的戏码不时上演。针对竞争对手新产品进行专利布局，申请与之相关的、改进的专利也是普遍的做法。
3.NPE
企业除了面对强大竞争对手设置的各类知识产权壁垒，还需要应对来源于非实施实体（Non-Practicing Entity,以下简称NPE）的风险，即那些拥有专利等知识产权但不从事产品生产的机构，包括高校、研究所，也包括专门通过发起诉讼而赚取巨额利润的专利收费公司。NPE是知识产权的所有者或管理者，却不从事产品的生产或销售，而主要靠知识产权对外许可获得收入。在美国，由于起诉的门槛较低，而侵权赔偿金较高，NPE发起的专利诉讼非常之多。NPE通常会向很多企业发警告函，企业收到警告函后如果置之不理或者应对不当，NPE会以提起诉讼的方式迫使企业开始和解谈判，或者接受之前未协商一致的条款。企业一旦被诉，不但需要支付高昂的律师费、专家费、侵权赔偿金等，还需要应对繁琐的法律程序，包括对企业负担很重的证据开示程序。
4.宏观政策
政府政策对于企业知识产权事项有巨大影响。在我国，政府对于专利申请和维护的资助、高新技术企业认定标准、高新技术企业在税收优惠政策的变化都会对企业经营产生影响。在海外，企业也面临类似的情形。例如，苹果公司收到了欧盟就其在爱尔兰设立公司避税问题开出的130亿欧元巨额罚单。"双层爱尔兰-荷兰三明治"是跨国企业的一种税务（避税）安排。苹果、谷歌、微软等大型跨国企业都采用此种安排。这些公司通过该结构将来自于美国海外的收入与利润转移到避税地，并获得美国所得税的税收递延效果。美国法律允许一家美国公司的海外子公司可以留取通过非美国无形资产取得的收入，直到这家海外子公司把利润转回美国才需要交税。所谓无形资产取得的收入，主要就是知识产权（专利）许可收入。
5.法律法规
在我国，国家、地方人大和政府对知识产权相关法律、法规、规章和规范性文件的创设、修改或废止，都会对企业生产经营中的知识产权风险管理带来影响。(www.ixbw.com)例如，法律、法规、司法解释对于职务发明、合作发明归属的规定与解读的变化；侵权认定标准的调整和变化；侵权赔偿额度的调整等。在海外，知识产权相关法律法规、通过案件判决创设、修改或废止的各类法律原则也在不同程度影响企业知识产权风险。
二、企业知识产权风险管理体系的构建
（一）企业知识产权风险管理四项原则
要做好企业知识产权风险管理工作，首先要明确企业知识产权风险管理的基本原则，在原则指导下开展具体工作。
1.战略一致原则
企业知识产权风险管理，首先要服务于企业的整体战略目标，要与企业发展阶段相适应，与企业在市场的定位相协调。如果企业发展战略是大力开拓海外市场，则知识产权风险管理的重点也应当放在海外知识产权风险管控。如果企业发展战略是从硬件产品逐步转向硬软件相结合、物联网领域，则知识产权风险管理也应当向软件著作权、互联网、物联网等方面倾斜。
2.成本收益原则
企业知识产权风险管理，要充分考虑成本与收益。有效的风险管理是将风险控制在合理范围内，同时控制人力、财务和时间成本等。不计代价和成本的风险控制不符合市场规律。对于可能严重危害企业经营的重大风险，应当从严处理，做到最大限度的排除。以新产品上市前的知识产权风险排查为例，对于技术密集型产品，由于产品涉及的技术广泛，对所有技术点都做排查，经济成本巨大，时间成本高昂，会影响产品上市时间，被竞争对手抢占先机。对此，可以采取有针对性的排查策略，重点放在新技术、产品宣传中的卖点、产品辨识度高的部分；知识产权风险排查的地域范围放在主要市场国家和知识产权高风险国家的交集。
3.前瞻性原则
知识产权风险管理要做到未雨绸缪。企业需要对知识产权风险有预见性，提前做好风险排查并对未来可能发生的危机做好应对预案。如果企业意欲开拓海外市场，应当提前做好海外商标申请工作，对于重要技术和产品要提前做好专利布局，包括自主申请专利、从外部购买专利或者获得专利许可，消除专利壁垒，同时防止他人设置新障碍，限制新技术、新产品的改进和发展。如果行业内竞争已经处于白热化阶段，竞争对手利用知识产权诉讼打击企业的可能性是极高的，企业就要做好应诉准备和反击策略。如果企业采取主动出击策略，则需要明确诉讼目的与目标，再制订周详的诉讼计划，同时要防止竞争对手的反击。
4.普遍性原则
知识产权风险贯穿企业生产经营各个环节，因此知识产权风险管理要普及到各相关部门，知识产权风险管理部门需要与各相关部门密切配合，提高全员的知识产权风险意识，包括管理层和普通员工，因为他们日常工作都可能面临知识产权风险。知识产权风险管理部门可以牵头组织针对不同层级、不同部门的知识产权风险管控培训，提高全员的知识产权风险防范意识。同时，可以通过制订和执行各类知识产权风险管控奖惩制度引导、鼓励广大员工做好知识产权风险管控工作，并且根据员工反馈进一步优化完善相关制度。只有这样才能保证企业知识产权风险管理的有效性，避免漏洞，最大程度降低风险。
（二）企业知识产权风险管理三大核心
企业知识产权风险管理的核心可以概括为对人的管理、对财的管理和对事的管理，对人、财、事三者的管理要建立一套完备的体系，协调三者之间的关系，这样才能使企业的知识产权风险得到全程的、全面的、有效的控制。
1.组织和人才管理
有效管理知识产权风险，必须建立并不断优化知识产权风险管理组织和人才管理。组织管理上要根据企业具体情况设置专门部门和岗位，人才管理上要选聘满足岗位需要的专门人才。企业知识产权风险管理工作需要从技术、法律、商务多维度综合思考，管理人员也应该从这三个方面加深理解。知识产权风险管理人员既要孰知知识产权法律法规，又要熟悉本企业所在行业专业技术，还需要具备管理能力、跨部门协调能力等。知识产权风险管理相关业务需要专门人才对应，包括专利分析人才、许可谈判人才、诉讼人才等。企业可以通过内部培养和外部引进相结合的方式加强队伍建设，形成优势互补、攻守兼备的人才队伍。需要特别强调的是，对于人的管理不能简单理解为是对员工个体的管理，而是对人的能力的管理，是对于人员处理业务工作的知识、技能，乃至经验的管理，建立和采用完整的知识管理系统、培养制度、知识和经验分享制度。
2.财务管理
提到财务管理，知识产权部门通常被定义为成本中心，公司通过研发获得专利等知识产权，其价值并不能像产品生产销售一样及时在财务信息上得到反映，研发的投入、专利申请的费用通常情况下只作为企业的费用，而不能成为资产。2006年企业会计准则作出了修改，企业研发支出分为研究和开发两部分，后者符合一定条件时，可以作为公司的无形资产。不同企业、不同发展阶段，知识产权部门在财务管理上的定位也要作出相应的调整。一方面，要做好财务成本预算，包括知识产权申请维护费用，向代理所、律所支付的服务费用，内部管理费用等；另一方面，要合理运用知识产权实现收益，包括积累无形资产、收取许可费、获得知识产权转让收入，或者通过知识产权质押、知识产权证券化、知识产权入股等形式实现筹融资金。
3.制度建设与执行
对事的管理体现在知识产权风险管理制度的建设与执行。根据上文梳理总结的各类知识产权风险，企业可以从以下几方面开展知识产权风险管理制度建设：（1）知识产权管理制度，包括专利管理制度、商标管理制度、版权管理制度、商业秘密管理制度等；（2）与知识产权有关的技术管理制度，包括研发、开发、转让、许可、投资、合资、合作过程中的知识产权风险评估，研发开发原始资料档案管理；（3）知识产权风险排查制度，主要针对企业自主研发技术、产品，或者外购关键资材和技术；（4）与知识产权有关的人才流动管理制度，在招聘、入职、上岗、调岗、离职等各环节加强知识产权风险管理，包括考查拟聘用人员是否存在竞业禁止限制，要求入职人员签署保密协议（条款）、竞业禁止协议（条款）、职务发明条款等，员工离职时签署保密承诺书等；（5）企业知识产权风险管理相关的奖惩制度；（6）企业知识产权风险培训制度，针对不同部门、不同层级分别开展有针对性的培训；（7）知识产权合同管理制度，包括以知识产权为主要交易内容的专利买卖合同、专利许可合同等；（8）知识产权纠纷诉讼管理制度，包括知识产权纠纷管理、知识产权诉讼管理。在制度执行过程中，需要根据企业发展情况对制度进行调整和完善，使之更加符合本企业发展战略，做到针对性强、实用性强、操作性强。
三、对企业知识产权风险建议
（一）成立知识产权风险管理委员会
考虑到知识产权风险管理的重要性和普遍性，建议企业成立专门的知识产权风险管理委员会，从战略层面推动知识产权风险管理工作，配合企业战略，统筹安排分配资源，使知识产权风险管理工作系统化和全局化。例如，企业牵涉到重大知识产权诉讼时，需要各部门协同作业，包括知识产权部门主导应诉/起诉/反诉流程等；技术部门配合做技术分析、提供替代设计等；销售部门做好客户方面的沟通安抚工作等；如涉及采购的材料部件，采购部门负责向供应商索赔、替换材料部件等；品牌部门做好舆论引导工作；其他相关组织部门根据案件具体情况配合采取其他措施。（二）加强企业内部协作
知识产权风险贯穿企业生产经营各环节，知识产权风险防范也离不开知识产权风险管理部门与其他部门的密切协作。知识产权风险管理部门可以从意识提升、培训落地、流程规范、奖惩引导等方面开展与其他部门的协作。知识产权风险管控部门要对采购、销售、研发等组织部门人员进行系统的、有针对性的知识产权风险管控方面的培训，以提高相关人员的知识产权风险防范意识，同时及时参与到重要项目中，协助各组织展开谈判工作，以取得更优的谈判成果。此外，还应当建立与知识产权相关的规范流程和奖惩制度，引导其他部门更好地开展知识产权风险管控工作。（三）强化外部资源利用
企业应密切关注知识产权法律、法规、规章和规范性文件，建立搜集、整理、跟踪机制。在立法修法方面，企业可以从自身角度积极反馈政府征求的意见，发表对企业有利的见解。要与政府各部门建立良好沟通渠道，包括国家知识产权局及其下属单位如专利审查协作中心；各地方知识产权局，主要是企业所在地、企业产品主要销售地的知识产权局；各级法院，主要是知识产权法院；以及与知识产权业务相关的其他政府部门，包括各地方商务委员会、海关等。
知识产权保护方面，行业协会是一股不可忽视的力量。行业协会是沟通政府与企业之间的桥梁，政府部门制订的知识产权政策一般要通过行业协会贯彻到各企业，而企业也可以通过行业协会反馈企业对政府的期望，例如打击侵权，假冒产品等。行业协会在应对知识产权风险，尤其是诉讼、许可方面，可能会起到十分重要的作用。企业遭遇了知识产权诉讼、美国337调查、反倾销调查等，单个企业势单力薄，应对起来捉襟见肘，而协会联盟出面可以发挥协调作用，团结行业企业，形成应诉联盟，一方面可以形成规模效应，整合各种资源和力量，另一方面，企业间分担应诉费用与成本，显著降低了企业负担。在许可谈判中，协会联盟利用规模效应，可以为会员企业争取优惠的许可条件，降低企业许可成本。
企业知识产权风险管理工作的开展离不开外部力量的支持，优秀的知识产权服务机构将大大提高企业知识产权风险管理的效率和水平。企业选聘合适的知识产权服务机构，并与之保持良好合作对控制企业知识产权风险也是十分关键的。企业在与这些服务机构合作过程中一是要建立良好合作关系，二是要加强管理，并建立评估、反馈、淘汰机制，三是要做好成本控制。
（四）设立知识产权风险预备金
企业一旦遭遇知识产权诉讼，尤其在美国、欧洲等国家，应对专利诉讼的律师费、专家费支出高达数百万美元，而和解费、侵权赔偿的费用通常在数百万美元至数千万美元之间，在电子消费品领域，超过几亿美元的案件也并不鲜见。为及时应对知识产权诉讼，降低财务风险，设立风险预备金是行使有效的方式。
无论是三星与苹果之间旷日持久的专利诉讼，还是华为、中兴等中国企业在美国遭遇337调查，又或者是中国企业赴海外参展展品被查抄事件的发生。这些都说明了知识产权风险存在的普遍性和知识产权风险对企业的重要影响。企业的发展必然会面临新的机遇与挑战，也会遭遇各种可预知的和不可预知的风险。企业要重视知识产权风险管理，建立知识产权风险管理体系。希望国内企业的知识产权风险管理水平不断提高，为企业发展壮大保驾护航。